有不少的企業以為商標註冊後,就可以一勞永逸,但實際上這是完全不正確的,即使商標在註冊後,商標的擁有人還是需要注意以下事項,以保障自己的商標權益不受侵害:-
保留商標使用的證據
商標註冊往往只是取得法律保護的第一步,商標的使用才是持續取得法律保護的最重要條件。世界各地的商標法律一般設有向他人(在一定年限內)不使用的商標提出撤銷註冊的機制,以防止註冊制度被濫用。此外,部分國家如美國和菲律賓更要求在核准註冊後的一定期限內向商標主管機關主動提交相應商標的使用證明,不及時提交相應證明將會即時導致商標註冊失去效力。
由於商標的使用不僅會影響商標註冊的有效性,更會影響在法院在判定侵權行為的嚴重性和裁決產生關鍵性作用,商標擁有人應當保留所有有關商標使用的證據以備不時之需。
打擊商標侵權人,並防止商標被淡化
一般而言,由於商標權屬民事領域的權利,即需要由一方提出指控或索償,政府很小會主動提出。如企業對商標侵權視而不見,除商譽被影響外,其商標也可能由受保護的商標因為變得通用而喪失受保護的權利。
著名的例子有(ASPIRIN)亞士匹靈和JEEP(吉普車),這些詞語本來並非一項物品的通用名稱而是一個商標,只是因為過於通用而被消費者當作成為該物品的通用名稱。商標淡化往往是成功的市場推廣與失敗的品牌管理所組成。
因此,在面對商標侵權時,應主動及積極採取法律行動,包括發出警告信、向海關舉報,入稟法院等…
延伸保護範圍至其他需要受到保護的地區和國家
由於商標權的保護受地域範圍的限制,如商標在本地獲得註冊的話,商標只在本地獲得保護,而非全世界都受到保護。
但在全球化環境下,不少企業的業務範圍早就超越本土,進入國際市場。因此,企業除了需要考慮把商標在本土取得註冊外,最起碼還應該含蓋商標貨品的生產地、銷售地,甚至意圖銷售地。
在世界各國中,由於多數國家採用註冊主義,也就是先申請者得之。如果企業不在其需要受到保護的地區國家盡早註冊其商標,其商標很可能被別人捷足先登,特別是企業於當地的代理或競爭對手。
進行全球性的商標監測,防止搶註
除上述的延伸保護地區國家外,在全球化環境下,仿冒商還極有可能在企業未有計劃或者沒有意圖進入的地區國家進行註冊,並銷售侵權的商品。
常見的情況是,企業原來的銷售地為先進國家地區,仿冒商的銷售地為落後或發展中國家地區,待企業要進入該等市場,或商譽已受到影響時,才發現其商標早已在該等國家地區被他人搶先註冊,屆時企業需要把花大量金錢把商標贏回來或者贖回來,如香港榮華月餅90年代起已遭遇大陸公司在中國註冊其商標,雙方興訟長達十多年,香港榮華甚至被反告侵權索償一億港元。
要避免這樣的情況出現,全球性的商標監測是一項必須做的,防範於未然的工作。而各國的商標制度中都設有公告程式,企業可透過翻查各國的商標公告文件,及早發現其商標在其他國家地區是否正在被搶註,並對搶註的商標申請及時提出反對。
延伸保護範圍至相關、計劃發展及近似的類別
根據國際知識產權組織的《尼斯國際分類》,不同商業活動涉及的商品和服務被分類為45個類別,如商標在某類別獲得註冊的話,商標只就註冊的商品服務,或者高度近似和相關的商品服務獲得保護,而非在所有商品服務都受到保護。
因此,在成功申請某一類別後,企業還應考慮是否需要在其他類別提出申請。如電腦或手機軟件商品屬第9類,而編寫、設計、更新電腦軟件服務則屬第42類;蛋糕商品屬第30類,餐廳服務則屬第43類…
常見的情況是,仿冒商在商標的擁有人沒有註冊的近似商品服務或相關商品服務註冊其商標,意圖在被仿冒商標的庇蔭下,或借用被仿冒商標的商譽銷售商品,例如,某著名金屬水管企業的商標,被仿冒商註冊在塑膠水管的類別,並被用於銷售塑膠水管。
續展
世界各地的商標註冊均設有期限的,大多數國家地區的商標註冊年限為十年,部分為三年、七年或十五年。此外,世界各地計算期限的方式都不一樣,如香港是由申請日起計算,而中國則由核准註冊當日起計算,因此,即使同一天提出申請,續展的期限可以相差數年。
而沒有在指定期限內提出商標續展申請將會使有關的商標失效,輕則失效期間被新申請的近似商標通過註冊,重則商標被侵權已不能提出有力的起訴,更甚者商標可能因此被他人搶註。
雖然代辦申請商標的代理一般亦會在限期前向其客戶發出的續展提醒,但不排除企業改地址、電郵等原因以致提醒失敗。因此,企業應為其每個成功註冊的商標保存有關續展時間的記錄。
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