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  2014年,加拿大宣佈將對《商標法》進行重大修訂,這引發了有關這些變化將如何影響加拿大的商標申請人行為的諸多猜測。其中一個普遍的猜測是取消現有規定(即註冊前要求或者宣告商標使用)將使沒有打算使用商標權的實體提交大量的「流氓」申請。

 

背景

  在某些案件中,商標流氓(或者搶注者)申請註冊其他國家的品牌所有人使用的商標,目的是當他們進入新的市場時迫使這些商標所有人與其協商。鑒於加拿大實行的是使用在先的商標制度,這之前從未被視為一個嚴重的問題。然而,修正案取消使用要求將會使把加拿大作為攻擊目標的搶注者有機可乘。

  雖然該修正案的實施已經推遲——目前預計將在2019年初生效——新的資料顯示,看起來毫無根據的申請數量正在增加。

 

發生了什麼?

  作為修正案的一部分,加拿大將採用尼斯分類。尼斯分類將所有可能的商品和服務分為45個獨立的類別。2015年,加拿大商標局開始接受按照類別遞交的申請,儘管這仍然是自願的。

  2017年,申請人遞交的涉及所有45個類別的商標申請數量急劇增加。此類申請立刻引起懷疑,因為任何人或者企業都不可能真正打算使用與每一個類別的商品和服務有關的商標。

  截至2017年12月,加拿大資料庫中共有427件涉及所有類別的商標申請。其中,2015年有4件,2016年有6件。其餘的417件均於2017年提交,與前幾年相比大幅增長。在這些申請中,似乎大多數歸知名的商標流氓所有。可疑的申請試圖壟斷著名的品牌名稱(例如,EUIPO、Fashion Week和Pan Am)、名字(例如,Pedro、Melanie和Claire)以及通用詞彙(例如,TAXI,PERK,CHOCOLATE,DEAL和EXCELLENT)。這些申請正在等待處理。

  雖然這些商標流氓的最終目標是什麼還不清楚,但是這一行為令人不安,並且已經為品牌所有人帶來了困擾。有很多實例表明,商標流氓利用這些申請來損害品牌所有人的合法申請。

 

為什麼是現在?

  由於修正案尚未生效,因此這引發了一個問題:為什麼這些搶注行為已經開始了?產生這種現象有以下兩個原因:

  首先,上述所有申請都是基於擬定在加拿大使用的情況提交的。根據現行的規定,根據擬議使用情況提出申請的申請人最終必須聲明他們在獲得商標授權前已經在加拿大使用了該標誌。然而,一旦修正案開始實施,申請人不必提交商標使用聲明。商標流氓和合法的品牌所有人都在利用這些變化中的這一策略。

  其次,無論商標申請包含1個類別還是45個類別,在加拿大遞交申請的費用是相同的。但是,根據修正案,加拿大將採用按照類別數目收費的制度。因此,現在提交包含多個類別的申請的成本具有明顯的優勢,而不是等到修正案生效後。

 

評論

  隨著修正案中方法的實施,搶注行為無疑會增加。因此,企業現在應審查他們的加拿大投資組合,以確保所有重要的標誌均受到保護——無論是通過遞交新的申請還是維持現有註冊。同樣,打算進入加拿大市場的國外的品牌所有人應儘早主動在加拿大遞交申請。

  定期檢測加拿大商標局的資料庫也非常重要,以便及早發現商標流氓遞交的申請,並有更多的選擇來擊敗他們。由於商標流氓已經出現,並且似乎比加拿大之前為數不多的商標流氓更加複雜,品牌所有人應準備好利用異議程式或撤銷程式來保護他們的商標。

 

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